Tribunál potvrdil práva společnosti Ferrari k ochranné známce TESTAROSSA a rozhodl, že její užívání v souvislosti s ojetými vozy a náhradními díly představuje skutečné (řádné) užívání, a to i přesto, že Ferrari nová vozidla pod touto ochrannou známkou již řadu let nevyrábí.
Toto rozhodnutí vytváří důležitý precedens pro zavedené značky a ukazuje, že ochranné známky mohou zůstat platné i u vintage nebo sběratelských produktů, pokud značka zůstává aktivně přítomná na trhu.
CO PŘEDCHÁZELO ROZHODNUTÍ
Společnost Ferrari podala 17. října 2006 přihlášku mezinárodní ochranné známky „TESTAROSSA“ s vyznačením Evropské unie. O více jak rok později byla známka zapsána, a to pro pozemní motorová vozidla, automobily, jejich konstrukční a náhradní díly, součásti a příslušenství, brzdy, motory a další.
V roce 2015 byl ze strany třetí osoby podán návrh na zrušení ochranné známky TESTAROSSA z důvodu jejího neužívání. EUIPO ochrannou známku zrušilo, a to však s výjimkou kategorie „automobily“. Po odvolání obou stran odvolací senát EUIPO zrušil ochrannou známku v plném rozsahu, neboť nedovodil, že by byla nadále užívána.
Společnost Ferrari následně podala žalobu k Tribunálu.
JAK TRIBUNÁL ROZHODL
Z právní úpravy plyne, že pokud vlastník ochranné známky tuto známku po nepřerušené období pěti let řádně neužívá pro výrobky či služby, pro které je zapsána, může tuto známku úřad na návrh třetí osoby zrušit.
Bylo nesporné, že modely TESTAROSSA se prodávaly v letech 1984 až 1996, a že tedy během rozhodného období (v letech 2010 až 2015) nebyla pod ochrannou známkou vyráběna ani uváděna na trh žádná nová vozidla. Stejně tak bylo zřejmé, že během rozhodného období byly ojeté vozy TESTAROSSA nabízeny k prodeji prostřednictvím prodejců a distributorů v Itálii, Německu, Belgii, Francii a Španělsku.
Klíčovou otázkou tedy bylo, zda prodej ojetých vozidel prostřednictvím autorizovaných prodejců může být považován za řádné (skutečné) užívání ochranné známky.
Ojetá vozidla
Ferrari sice nepředložila licenční smlouvu ani jiný důkaz o výslovném souhlasu s užíváním značky TESTAROSSA prodejci a distributory ojetých vozidel, Ferrari však tvrdila, že k tomuto souhlasu došlo mlčky. To podpořila fakturami autorizovaných prodejců označených jako „autorizovaný prodejce Ferrari“ či „smluvní partner Ferrari“, což dokazovalo jejich smluvní a ekonomické propojení se značkou.
Tribunál potvrdil, že pokud je mezi výrobcem a distributorem prokazatelné ekonomické či smluvní propojení, lze užívání ochranné známky ze strany distributora považovat za užívání se souhlasem vlastníka, i když není výslovně udělen. Tato zásada se vztahuje obdobně na případy, kdy ochranná známka výrobce je užívána autorizovaným distributorem / prodejcem, protože již samotná autorizace zakládá předpoklad souhlasu s jejím užíváním v rámci obchodní činnosti.
V automobilovém průmyslu je navíc běžné, že se vozidla prodávají pod dvěma ochrannými známkami – jedna označuje výrobce, druhá konkrétní model. Tyto značky jsou tak úzce propojeny a panuje všeobecné očekávání, že autorizovaný prodejce Ferrari je oprávněn prodávat všechny modely této značky (tj. i modely TESTAROSSA).
Navíc modely TESTAROSSA představují luxusní, sběratelsky cenné veterány. Pokud je takový vůz prodáván prodejcem nebo distributorem, který je autorizován vlastníkem ochranné známky, může toto sloužit jako ukazatel jeho obchodního původu a jako ujištění pro zákazníky, že údržba vozidla a případná výměna dílů a příslušenství nebyla provedena způsobem, jenž by narušil jeho obchodní původ.
Tribunál proto označil závěr odvolacího senátu EUIPO za nesprávný a uvedl, že prodej vozidel s ochrannou známkou TESTAROSSA skrze autorizované prodejce je řádným užíváním ochranné známky se souhlasem Ferrari.
Dalším argumentem Ferrari bylo, že Ferrari poskytovala certifikační služby, jejichž cílem bylo potvrdit pravost vozů označených ochrannou známkou TESTAROSSA. Certifikát autenticity sloužil k ujištění zákazníků o původu vozu a zvyšoval jeho hodnotu.
Tribunál připomněl, že za skutečné užívání ochranné známky může být považováno i její užití pro služby přímo spojené s dotčeným zbožím, pokud tyto služby odpovídají potřebám zákazníků. Tato podmínka byla v daném případě splněna - certifikace se týkala vozů TESTAROSSA a byla poskytována v souvislosti s jejich prodejem autorizovanými dealery.
Tribunál proto uzavřel, že poskytování certifikačních služeb představuje řádné (skutečné) užívání ochranné známky. Zároveň z důvodu, že z poskytování certifikačních služeb plynul Ferrari přímý ekonomický prospěch, bylo vyvráceno tvrzení EUIPO, že Ferrari byla během relevantního období nečinná.
Náhradní díly
Autorizovaní dealeři v rozhodném období také prodávali náhradní díly a příslušenství do vozidel, a to pod ochrannou známkou TESTAROSSA.
Tribunál potvrdil, že užívání ochranné známky vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro náhradní díly, které tvoří nedílnou součást výrobků, může představovat skutečné užívání známky i pro samotné výrobky. Není rozhodující, zda je známka zapsána zvlášť pro výrobek a zvlášť pro jeho části – užití pro jedno může postačovat pro druhé.
Známka zapsaná pro určitou kategorii zboží a její náhradní díly se proto považuje za užívanou pro celou kategorii, pokud spotřebitel nevnímá výrobky jako samostatnou podkategorii, což zde nebyl případ. Odvolací senát EUIPO mylně založil své závěry pouze na ekonomickém nepoměru mezi hodnotou náhradních dílů a automobilů, nicméně klíčovým faktorem pro určení, zda jde o samostatnou podkategorii zboží, je účel a zamýšlené použití produktu.
Tribunál tak potvrdil, že používání ochranné známky TESTAROSSA pro náhradní díly může prokázat skutečné užívání i pro vozidla, k nimž tyto díly patří.
ZÁVĚR
Podle Tribunálu užívání ochranné známky TESTAROSSA autorizovanými prodejci Ferrari, a to i bez výslovného písemného souhlasu Ferrari, představuje oprávněné užívání ochranné známky. Prokázání užívání ochranné známky tak brání tomu, aby byla zrušena z důvodu jejího neužívání.
Vlastníkům ochranných známek lze doporučit, aby měli ve smlouvách s prodejci či distributory výslovně upraveno, že je zmocňují k užívání nejen hlavní ochranné známky, ale také případných ochranných známek jednotlivých modelů. Tím lze předejít situacím, kdy by bylo třeba prokazovat konkludentní (mlčky daný) souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užíváním, a zároveň se tím posiluje důkazní pozice při prokazování skutečného užívání ochranné známky.
